Al momento de tener tu empresa surgen inconvenientes con nuestros competidores y en muchos de los casos no sabemos como proceder si desde el principio no sabemos si se trata de competencia desleal y usurpación de marca
¿EXISTE DIFERENCIA ALGUNA ENTRE COMPETENCIA DESLEAL Y USURPACIÓN DE MARCA?
Aunque la Superintendencia de Industria y Comercio y Los altos Tribunales no han planteado una diferencia evidente entre la competencia desleal y la usurpación de una marca en sus pronunciamientos, es claro que, no son conceptos que puedan ser tratados como sinónimos.
Así pues, la intención de este artículo está encaminada a mostrar cuales son las características propias de cada una de estas figuras y cuáles son los casos en los que estas pueden ser complementarias entre sí.
De conformidad con lo anterior, hay que iniciar diciendo que, la usurpación marcaria, ha sido definida en la sentencia SP4923-2021 de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal como “cualquier uso doloso y fraudulento de un signo idéntico o similar a una marca que se encuentre debidamente registrada y bajo la titularidad de otro.”
Por otro lado, la Ley 256 de 1996 (Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal) dispone en su artículo octavo que
“Se considera desleal toda conducta que tenga como objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial.”
De acuerdo con lo aquí expuesto, es claro que la usurpación como tal se refiere al uso mismo de la marca por parte de un tercero que no cuenta con autorización alguna por parte del dueño de la misma, en cambio, la competencia desleal busca el desvió de la clientela de otra marca, por medio de distintos actos como lo son:
- el engaño,
- la confusión,
- el descredito de otra marca,
- la explotación de la reputación ajena,
- entre otras.
Hecha esta aclaración, vale la pena puntualizar que, en los casos en los cuales el dueño de una marca se ve afectado por actos de competencia desleal y usurpación de marca, es decir, cuando la exclusividad del signo distintivo registrado es ignorada y en consecuencia otras personas distintas al titular hacen uso de los derechos de propiedad industrial, sin contar con su autorización, se abre la posibilidad para que este se presente ante la autoridad judicial competente para así poder demandar los actos que le están generando perjuicios por medio de una acción de carácter judicial (artículo 238 de la decisión 486).
Ahora bien, frente a las acciones que regulan cada una de estas figuras, se debe precisar que, frente a la usurpación de una marca, procede la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, la cual se encuentra regulada en el artículo 244 de la Decisión 486 del 2000 y dispone:
“La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.”.
Esto quiere decir que el término de prescripción de esta acción depende del conocimiento del titular del derecho, pues, dentro del proceso debe acreditarse o estar demostrada tal circunstancia.
Se debe aclarar además que, una vez se verifica que el tercero en cuestión ha llevado a cabo alguna de las conductas que se consideran infractoras, el demandante afectado por los actos de usurpación de marca podrá solicitar en las pretensiones de la demanda, que se decreten medidas encaminadas al cese de los actos infractores (abstenerse de continuar ejecutando el comportamiento que se le reprochó; retirar los productos infractores que aún se encuentren circulando; destruir los productos infractores; cerrar su establecimiento de comercio), o a la reparación pecuniaria de la víctima (daño emergente, lucro cesante, monto de los beneficios obtenidos por el infractor, el precio que se habría pagado por una licencia).
Frente a las pretensiones de carácter pecuniario hay que recordar:
- El daño emergente: De conformidad con el artículo 1614 del Código Civil, este rubro hace referencia al perjuicio o la pérdida que se le causo al dueño de la empresa por los actos de usurpación de patente en los cuales incurrió el tercero infractor.
- El lucro cesante: De conformidad con el artículo 1614 del Código Civil, este rubro hace referencia a las ganancias o provecho que deja de percibir el dueño de la empresa por los actos de usurpación de patente en los cuales incurrió el tercero infractor.
- Monto de los beneficios obtenidos por el infractor: En este caso el titulas de la marca afectada, podrá solicitar el pago pecuniario de todos aquellos beneficios que el infractor obtuvo como resultado de los actos de usurpación de marca en los que incurrió.
- Precio que se habría pagado por una licencia: De conformidad con el artículo 243 esta pretensión, le ofrece al titular de la marca afectada la posibilidad de solicitar el pago de una suma equivalente a aquella que hubiera tenido que pagar el infractor por concepto de una licencia de uso de la marca usurpada.
Por otro lado, la Ley 256 de 1996 en su artículo 20, manifiesta que, en los casos en los cuales se presentan actos de competencia desleal, se pueden ejercer dos acciones y que son:
1. Acción declarativa y de condena.
El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante.
El demandante podrá solicitar en cualquier momento del proceso, que se practiquen las medidas cautelares consagradas en el artículo 33 de la presente Ley.
2. Acción preventiva o de prohibición.
La persona que piense que pueda resultar afectada por actos de competencia desleal, tendrá acción para solicitar al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohíba, aunque aún no se haya producido daño alguno.”
Adicionalmente, el artículo 23 de la misma ley manifiesta que la prescripción de las acciones por competencia desleal “prescriben en dos (2) años a partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal y en todo caso, por el transcurso de tres (3) años contados a partir del momento de la realización del acto.
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