En este caso acudieron como parte demandante el señor ROBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ y RODAR LTDA. CONSTRUCCIONES y como parte demandada el señor JOSÉ DARÍO PÉREZ HERNÁNDEZ y RODAR OBRAS CMLES EHIDRÁULICAS S.A.S.
En los hechos que motivaron la demanda, el accionante manifestó que la empresa RODAR LTDA había sido constituida en el año 1984 y desde esa fecha, se había dedicado a “la construcción de toda clase de obras civiles, interventoría y gerencia de proyectos, instalación de fontanería, calefacción y aire acondicionado, comercialización y suministro al por mayor de materiales de construcción y artículos de ferretería”.
De igual manera, se puntualizó, que, desde su constitución, la empresa se ha encontrado activa y ha venido utilizando a título de enseña comercial la expresión “RODAR CONSTRUCCIONES”, de manera reiterada, publica, ostensible e ininterrumpida. Adicionalmente, se señaló que el demandante, señor ROBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ es titular del signo mixto “RODAR CONSTRUCCIONES”, para identificar productos y servicios de las clases 19, 36 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza.
Por otro lado, se puntualizó que la razón por la cual se había iniciado acción por infracción de los derechos de propiedad intelectual era por que el señor JOSÉ DARÍO PÉREZ HERNÁNDEZ, había constituido la sociedad RODAR S.A.S., y había estado utilizando el signo “RODAR” para identificar productos y servicios que se encuentran dentro del mismo ramo de negocios y actividades que la sociedad demandante.
Frente a esta situación la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio al realizar el estudio en cuestión considero:
- Era evidente que la sociedad RODAR S.A.S. hacia uso de la expresión “RODAR”, en el ejercicio de las actividades económicas que desarrollaba y en las cuales llevaba a cabo la comercialización de productos y servicios que se encuentran amparados para las clases 19 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza.
- Frente al cotejo que se les hizo a los signos de las sociedades objeto de proceso se expresó: “Respecto al caso en particular, se advierte que en la marca mixta de titularidad de ROBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ contenida en el registro 512143, la palabra “RODAR” sobresale respecto de los demás elementos figurativos que la componen, para tal efecto, se tienen en cuenta las características de la mencionada expresión, la cual se encuentra en una dimensión mayor respecto de la palabra “construcciones”. Así mismo la expresión “RODAR” tiene un color blanco y un tamaño mayor, que hace que resalte frente a otros elementos. Ahora bien, respecto del elemento característico del signo señalado como infractor, se observa según las características y elementos que lo componen, que prevalece el denominativo frente a su parte figurativa. Para arribar a esta conclusión, el Despacho tuvo en cuenta los siguientes puntos: 1) variaciones de las fuentes utilizadas en la letra R y la palabra “Rodar” frente a la tipografía usada en las palabras “obras civiles”. Adicionalmente, 2) la parte figurativa del signo corresponde a la letra “R”, la cual no genera ningún impacto que supere al elemento denominativo, el cual finalmente es el de mayor recordación por los consumidores, él cual se reitera es la palabra “RODAR”.
- Conforme al análisis realizado, se hizo evidente el hecho de que los signos utilizados por las sociedades anteriormente mencionadas eran idénticas tanto en su estructura ortográfica como en la fonética, situación que hacía evidente la infracción por usurpación de marca en la cual incurrió el señor JOSÉ DARÍO PÉREZ HERNÁNDEZ.
Como consecuencia de lo anterior, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió este caso en favor del demandante señor ROBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ y en consecuencia resolvió:
- Que la sociedad RODAR OBRAS CIVILES E HIDRÁULICAS S.A.S., identificada con el NIT 900616461-1, infringió los derechos de propiedad industrial que ostentaba el señor ROBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ sobre la marca mixta “RODAR CONSTRUCCIONES
- Como consecuencia de lo anterior, ordenó a RODAR OBRAS CIVILES E HIDRÁULICAS S.A.S. retirar la expresión “RODAR” de su razón social y abstenerse de manera inmediata de usar dicha expresión, para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 19 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, a título de marca, nombre y/o enseña comercial, en letreros y cualquier forma de publicidad.
- También ordenó retirar de manera inmediata la publicidad, etiquetas, material impreso, físico y digital, broshures u otros, medios de información publicitaria donde se utilizara la expresión “RODAR”.
