CASO DE STUDEM COLOMBIANA LTDA POR COMPETENCIA DESLEAL RESUELTO MEDIANTE SENTENCIA NO. 1496 de 2011

En este caso acudieron como parte demandante la empresa STUDEM COLOMBIANA LTDA y como parte demandada la empresa INGET COLOMBIA LTDA.

En los hechos que motivaron la demanda, la empresa demandante manifestó que:

“(…) la sociedad demandante adujo ser víctima de actos de competencia desleal presuntamente realizados por Inget Colombia Ltda, aquí demandada, a través de la utilización indebida de las marcas nominativa y figurativa denominadas “Studem”, así como de los signos distintivos respectivos, los cuales fueron debidamente registrados por ella y su uso no ha sido autorizado a la accionada.

Manifestó la actora que fue enterada de esa situación a través de una de sus clientes, quién se presentó en sus instalaciones para solicitar la reparación de un equipo que estaba identificado con la marca “Studem” y agregó que, al recibirlo y examinarlo en el laboratorio, encontró que se trataba de “uno de los equipos „pirateados‟ por Inget Colombia Ltda., el cual decía „tecnología by STUDEM‟

De igual manera, señaló que la demandada, suministró información al público en la que imitan de manera “exacta, minuciosa y sistemáticamente las especificaciones y manuales técnicos de Studem Colombiana Ltda” creando confusión en el mercado colombiano e internacional que identifica sus equipos por su marca figurativa. (…)”

Frente a las declaraciones aquí transcritas, hay que puntualizar que, si bien es cierto que existió un acto de competencia desleal en el cual la empresa INGET COLOMBIA LTDA incurrió en actos de explotación de reputación ajena, confusión e imitación de los productos ofrecidos por STUDEM COLOMBIANA LTDA, también existieron actos de usurpación de marca, pues, tal y como se manifestó en el párrafo anterior se incurrió en una utilización indebida de las marcas nominativa y figurativa denominadas “Studem”. Lo anterior deja entrever, que, si bien la competencia desleal y la usurpación de una marca no son lo mismo, son conceptos que se encuentran íntimamente relacionados entre sí y que por lo general se presentan de manera conjunta.

En el caso en concreto, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, fue acertada al hacer una diferenciación entre competencia desleal y usurpación marcaria así:

“(…) la tutela que las normas sobre propiedad industrial confieren al titular de signos distintivos, “hace nacer un tipo de protección reforzada, basada en la técnica del derecho subjetivo, sujeta a los principios de formalidad, tipicidad y publicidad, consistente en la concesión de una exclusiva erga omnes, que puede ser actuada contra cualquier imitador automáticamente, sin tener que probar otras circunstancias que la existencia de la lesión del derecho”, de manera que, como el sistema de protección que ahora se comenta está orientado a materializar el ius prohibendi emanado de un derecho de exclusividad, el afectado únicamente tiene la carga de demostrar “(i) la existencia del derecho infringido y, (ii) la infracción de tal derecho, que tiene lugar cuando los terceros realizan las conductas que expresamente se prohíben por las normas que delimitan el alcance de ese derecho”.

De otro lado, la protección que ofrecen las normas prohibitivas de la deslealtad en la competencia no está encaminada a la defensa del signo distintivo en sí mismo, sino a garantizar la libre y leal competencia económica asegurando que, a la hora de competir, los participantes en el mercado observen los deberes de conducta a los que hacen referencia los parámetros normativos contemplados en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996, de donde se sigue, entonces, que la disciplina que ahora se comenta está dirigida a proteger “el desarrollo de la actividad y la probabilidad de obtener las utilidades que puedan derivarse de ella en un régimen de concurrencia”, interviniendo “para reprimir, prescindiendo del derecho absoluto sobre los signos, la confusión con los productos o con la empresa o, en general, con la actividad de otro empresario” En esta medida, la prosperidad de la acción de competencia desleal está condicionada a que el demandante acredite, entre otras cosas, (i) la legitimación de las partes, (ii) la existencia de un acto concurrencial (iii) ejecutado mediante la infracción de los deberes de conducta mencionados con antelación, y (iv) la idoneidad de la referida infracción para “exteriorizarse o materializarse en el tráfico mercantil””

Hecha esta diferenciación entre las dos figuras, y teniendo en cuenta que el demandante STUDEM COLOMBIANA LTDA acudió ante la autoridad competente mediante acción de competencia desleal, el delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio, realizó el análisis del caso desde el punto de vista de la competencia desleal, argumentando cada una de las razones que lo llevaron a concluir que efectivamente la empresa INGET COLOMBIA LTDA había incurrido en actos de confusión, al haber utilizado de manera indebida la marca de la demandante y haber utilizado los  elementos de su presentación que transmiten la idea de que los productos fabricados por una y otra parte, tenían el mismo origen empresarial.

En este caso acudieron como parte demandante el señor ROBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ y RODAR LTDA. CONSTRUCCIONES y como parte demandada el señor JOSÉ DARÍO PÉREZ HERNÁNDEZ y RODAR OBRAS CMLES EHIDRÁULICAS S.A.S.

En los hechos que motivaron la demanda, el accionante manifestó que la empresa RODAR LTDA había sido constituida en el año 1984 y desde esa fecha, se había dedicado a “la construcción de toda clase de obras civiles, interventoría y gerencia de proyectos, instalación de fontanería, calefacción y aire acondicionado, comercialización y suministro al por mayor de materiales de construcción y artículos de ferretería”.

De igual manera, se puntualizó, que, desde su constitución, la empresa se ha encontrado activa y ha venido utilizando a título de enseña comercial la expresión “RODAR CONSTRUCCIONES”, de manera reiterada, publica, ostensible e ininterrumpida. Adicionalmente, se señaló que el demandante, señor ROBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ es titular del signo mixto “RODAR CONSTRUCCIONES”, para identificar productos y servicios de las clases 19, 36 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por otro lado, se puntualizó que la razón por la cual se había iniciado acción por infracción de los derechos de propiedad intelectual era por que el señor JOSÉ DARÍO PÉREZ HERNÁNDEZ, había constituido la sociedad RODAR S.A.S., y había estado utilizando el signo “RODAR” para identificar productos y servicios que se encuentran dentro del mismo ramo de negocios y actividades que la sociedad demandante.

Frente a esta situación la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio al realizar el estudio en cuestión considero:

1. Era evidente que la sociedad RODAR S.A.S. hacia uso de la expresión “RODAR”, en el ejercicio de las actividades económicas que desarrollaba y en las cuales llevaba a cabo la comercialización de productos y servicios que se encuentran amparados para las clases 19 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. Frente al cotejo que se les hizo a los signos de las sociedades objeto de proceso se expresó: “Respecto al caso en particular, se advierte que en la marca mixta de titularidad de ROBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ contenida en el registro 512143, la palabra “RODAR” sobresale respecto de los demás elementos figurativos que la componen, para tal efecto, se tienen en cuenta las características de la mencionada expresión, la cual se encuentra en una dimensión mayor respecto de la palabra “construcciones”. Así mismo la expresión “RODAR” tiene un color blanco y un tamaño mayor, que hace que resalte frente a otros elementos. Ahora bien, respecto del elemento característico del signo señalado como infractor, se observa según las características y elementos que lo componen, que prevalece el denominativo frente a su parte figurativa. Para arribar a esta conclusión, el Despacho tuvo en cuenta los siguientes puntos: 1) variaciones de las fuentes utilizadas en la letra R y la palabra “Rodar” frente a la tipografía usada en las palabras “obras civiles”. Adicionalmente, 2) la parte figurativa del signo corresponde a la letra “R”, la cual no genera ningún impacto que supere al elemento denominativo, el cual finalmente es el de mayor recordación por los consumidores, él cual se reitera es la palabra “RODAR”.
3. Conforme al análisis realizado, se hizo evidente el hecho de que los signos utilizados por las sociedades anteriormente mencionadas eran idénticas tanto en su estructura ortográfica como en la fonética, situación que hacía evidente la infracción por usurpación de marca en la cual incurrió el señor JOSÉ DARÍO PÉREZ HERNÁNDEZ.

Como consecuencia de lo anterior, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió este caso en favor del demandante señor ROBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ y en consecuencia resolvió:

1. Que la sociedad RODAR OBRAS CIVILES E HIDRÁULICAS S.A.S., identificada con el NIT 900616461-1, infringió los derechos de propiedad industrial que ostentaba el señor ROBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ sobre la marca mixta “RODAR CONSTRUCCIONES
2. Como consecuencia de lo anterior, ordenó a RODAR OBRAS CIVILES E HIDRÁULICAS S.A.S. retirar la expresión “RODAR” de su razón social y abstenerse de manera inmediata de usar dicha expresión, para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 19 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, a título de marca, nombre y/o enseña comercial, en letreros y cualquier forma de publicidad.
3. También ordenó retirar de manera inmediata la publicidad, etiquetas, material impreso, físico y digital, broshures u otros, medios de información publicitaria donde se utilizara la expresión “RODAR”.